アース国際特許商標事務所

引例となっている商標登録の権利者と交渉したい。

【質問Q】
他人の登録商標と似ているという拒絶理由通知が届きました(4条1項11号)。その権利者にお願いして許諾が得られれば、商標登録が認められますか?

【回答A】
引例となっている商標登録の権利者が許諾したからといって、登録が認められるわけではありません。

国によっては、米国、イギリス、シンガポール、台湾、香港、インドなどのように、「コンセント(同意書)制度」を認めている国もあります。「コンセント制度」とは、類似する他人の登録商標があった場合でも、その商標権者が同意をすれば商標登録が認められるうという制度です。

日本の場合は「コンセント制度」が導入されていませんので、引例となっている商標登録の権利者と交渉をする場合は、アサインバック(アサインメントバック)のお願いをするのが一般的です。

アサインバックとは?

アサインバックとは、一旦出願を引例となっている商標権者に譲渡して、登録後に返してもらうという方法です。引例の権利者と出願人が同一になれば、拒絶理由が解消しますので登録が認められます。

アサインバックの流れとしては、出願を譲渡するというパターンが一般的です。引例となった商標登録を出願人に譲渡して、登録が認められた後に戻すというパターンもありますが、商標登録を譲渡するよりも出願を譲渡する方が印紙代が安くすみます。

その他の方法

引例となった登録の譲渡や放棄の交渉をすることも可能です。アサインバックや譲渡の交渉は、対価の金額が発生する場合もありますので、交渉は商標の専門家である弁理士にお任せください。

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