アース国際特許商標事務所

意見書はどのように作成すればいいのですか。

【質問Q】
自分で商標登録出願をしたら…
特許庁から拒絶理由通知が届きました。
他人の登録商標に似ているという拒絶理由です。意見書の書き方を教えてください。

【回答A】
意見書では「他人の登録商標に似ていない」と反論を行います。基本的に書き方は自由ですが、商標の類否判断は、審査基準に沿って行うことが重要です。

類否判断の審査基準によると、商標の類否判断方法については「商標の類否は、出願商標及び引用商標がその外観、称呼又は観念等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、出願商標を指定商品又は指定役務に使用した場合に引用商標と出所混同のおそれがあるか否かにより判断する。なお、判断にあたっては指定商品又は指定役務における一般的・恒常的な取引の実情を考慮するが、当該商標が現在使用されている商品又は役務についてのみの特殊的・限定的な取引の実情は考慮しないものとする。」と記されていいます。

これに沿って意見書では、出願商標の「外観」「称呼」「観念」と引用商標の「外観」「称呼」「観念」のそれぞれの判断要素を総合的に考察して反論します。ただ単に「似ていません」と主張するだけでは足りません。また意見書では、その意見(反論)の根拠を示して、審査官を説得します。例えば、過去の審決例や裁判例・判例などを根拠に出したり、特許庁の併存登録例を根拠に出したりして反論を行うと、より説得力が増して良いでしょう。

どのような審決例や裁判例・判例を根拠に出すのかは、商標の専門家である弁理士でなければ、なかなか判断が難しい部分だと思います。過去の審決例や裁判例・判例は、審査官を説得する重要な要素ですので、説得力のある内容の意見書を提出したいのであれば、弁理士にお任せいただいた方が良いでしょう。

拒絶理由通知が届いたからといって登録を諦めるのはもったいないです。拒絶理由通知は、あくまで審査の中間判断です。意見書の書き方(内容)によっては、登録が認められることも多くございます。拒絶理由が通知された際は、先ずはご相談ください。

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